美国世孚“337调查”发难宁波贝发集团案

一、案情介绍

2004年7月20日，美国著名文具生产商世孚公司提请美国国际贸易委员会（ITC）对来自包括4家中国公司（浙江省慈溪市亨宝制笔厂、慈溪长江制笔厂、丽水莱克制笔有限公司、宁波贝发集团有限公司）在内的全球共12家公司的标记笔启动“337调查”，世孚称上述公司出口和销售至美国的标记笔侵犯了该公司的注册商标及商业外观。申请人世孚公司诉称：被申请的标记笔生产商的行为侵犯了世孚公司注册商标“SHARPIE”。此外，被申请人生产的标记笔侵犯了世孚公司具有显著特点的灰色雪茄状笔杆商业外观，对世孚公司产品在美国的销售具有造成潜在损害或损害危险的可能。

申请人请求ITC签发永久排除令和禁止令。如果指控成立，ITC将不问来源地永久禁止所有侵犯其权利的标记笔对美国出口和在美国销售。2004年8月24日，ITC正式就此项指控立案并展开调查。贝发公司在获知此事后，考虑到若不应诉，等于默认侵犯对方专利，不仅会使贝发标记笔和同类的中国产品退出美国市场，也会影响到贝发各类产品在美国的形象和销售，损失很大，因此决定应诉。2004年8月底，贝发公司在12家被诉企业中率先积极应诉。针对ITC和世孚公司提出的数百个涉案质询问题，按时给予详细答复，并提供了充分的证据材料和样品，要求世孚公司指认具体问题产品。同时，充分运用被诉公司的权利，向对方提出了数百个问题的质询，使对方不得不主动向贝发公司提出延期回答贝发公司的质询要求。

二、裁判结果

2004年1月1日，世孚公司正式书面回复贝发公司，确认了涉案产品的4个具体型号，将本案所可能产生的影响限定在占贝发公司总出口额不到1%的范围内。至此，贝发的大量型号产品被排除在调查范围外，取得了诉讼的第一个胜利。同时，贝发将世孚生产的雪茄型标记笔与贝发生产的宝塔形标记笔进行全面比较，并取得了ITC行政法官的充分理解。随后，世孚公司向贝发公司提出了庭外和解的要求。2004年11月29日，贝发公司负责人专程赴美，与世孚公司高层开始和解谈判。2005年2月24日，世孚公司正式申请撤回对贝发集团的指控，美国国际贸易委员会于3月13日同意该撤回指控请求。经过半年多的较量，该“337调查”案最终以两制笔巨头庭外和解结案，且双方均未上诉。

三、典型意义

（一）强化知识产权意识，应对“高端”打击

本案中，贝发公司赢了官司，保住了市场，却并未放弃自我检讨。“如果当时我们申报了专利，对手就无空子可钻，完全可以避免这场官司。”这次“337调查”案结束后，贝发公司出台了新规定：凡研制出新产品后的7天之内，必须申请专利。与此同时，贝发公司积极提高研发能力，强化自主知识产权，内设上百人的科研团队，外与欧洲的国际著名设计公司合作。

（二）积极应诉

对于因贸易壁垒引起的贸易摩擦，国内企业通常有“五怕”：怕官司、怕花钱、怕麻烦、怕责任、怕吃亏。因“怕”而采取回避的企业最终导致产品无法出口。在这次应诉过程中，贝发公司充分运用国际惯例和法律手段，向世界同行和ITC展示了贝发公司健全的知识产权管理体系，以及中国民营企业的风范与实力，反而赢得了对手的理解和尊重。
    （三）技巧重于胆量，知己知彼据理力争
    技巧比胆量更重要。知己知彼，据理力争；抓住对方弱点，给予致命一击，才能变被动为主动。贝发集团经过与美国多家律师事务所沟通后，非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步，质问所谓“商业外观”侵权是否成立?按照法律程序，首先进行民意调查，公众是否一眼就会把贝发的产品错认为是某“著名商品”?第二步，对两种笔的显著差别据理力争。因为贝发产品已非常明显地标有自己的商标，从外形上看，区别明显，在消费者中不可能引起混淆。通过上述两步策略，最终被确定并不侵犯世孚公司的商业外观设计。