一、案情信息
珠海天威飞马打印耗材有限公司(以下简称天威公司)成立于1995年,主要生产与原装打印机配套的色带、墨盒、激光碳粉盒等通用耗材及3D打印设备和耗材,是全球通用耗材行业的龙头企业,也是全球唯一一家完成原材料、零部件、成品整体产业链垂直整合一体化的大型企业。
2018年2月28日,佳能公司以侵犯其9项涉及“硒鼓及其组件”的美国专利为由,请求美国国际贸易委员会(ITC)对包括天威公司在内的多家通用耗材厂商及经销商进行337调查,同时请求ITC发出普遍排除令或有限排除令,及禁止与停止令,以禁止所有涉及侵犯涉案专利的硒鼓及组件产品进入美国市场,这些硒鼓在50多种佳能及惠普的激光打印机上使用。
2018年3月26日,ITC正式立案处理。接到起诉后,大部分被告消极应诉,天威公司积极应诉,对案情进行了全面分析,包括被控产品分析、被控专利分析、客户及交叉客户关系等。深入研究讨论后,天威公司坚信自己的产品不侵权。案件审理过程中,天威公司及时配合ITC提供证据,安排集团法务及专利顾问赴美与美国律师进行全面的案件分析、沟通、参加马克曼听证及调解等。
二、裁判结果
2019年3月13日,ITC的行政法官做出了对被告有利的初步裁决,认为涉案专利权利要求应当做缩限解释,天威公司等被告的产品不落入佳能专利的保护范围,因此裁定被告不侵权并结束调查。2019年5月6日,ITC正式决定复审该初裁。2019年5月20日, ITC在决定复审的两周之后,做出了维持行政法官初裁的决定。2019年5月31日,佳能公司针对该案件的最终裁决向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉,要求对案件的不侵权裁决进行复审。2020年4月10日,美国联邦巡回上诉法院就案件不侵权裁定的上诉进行了口头辩论。2020年4月20日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)宣布维持美国国际贸易委员会(ITC)在案件中做出的不侵权裁定,裁定权利人佳能公司败诉。
三、典型意义
一是树立了通用耗材行业海外知识产权胜诉典范。
长期以来,在打印耗材行业内,国外企业牢牢掌握了产品的技术和专利。中国企业常常被指控侵犯专利,从而导致因为专利问题不得不放弃整个海外市场。然而,在这起337调查中,天威公司主动应对,赢得了这场专利诉讼,充分证明了中国通用耗材行业重视自主创新,具有里程碑的历史意义。
二是应对海外知识产权诉讼需要过硬的技术创新产品。
中国企业要想在海外市场站稳脚跟,要有属于自己的技术创新产品。面对海外市场的竞争压力,只有不断加大产品的技术研发投入,才能为产品创新提供强大支撑,才能有主导权去开拓国际市场。天威公司正是不断进行产品技术创新,赢得了国外市场的认可,同时产品未落入佳能公司专利的保护范围之内。
三是学会尊重和运用知识产权规则。
天威公司充分运用知识产权规则,合理安排律师团队,保证了在这场诉讼中赢得胜利。在国内,天威公司聘请了在打印耗材相关专利诉讼领域具有多年实务经验,并对该领域“337调查”有实战经验的专利侵权判定咨询专家。国外方面,天威公司聘请专业律所的律师,负责进行制定应诉策略。