2025年11月28日,美国专利商标局(USPTO)在《联邦公报》上发布了新的指引,正式取代并撤销其于2024年2月13日发布的《人工智能辅助发明的发明人资格指引》(“Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions”)。新指引明确指出,对于借助人工智能(AI)完成的发明,不会设立单独的发明人认定标准:适用于传统发明的法律标准同样适用于AI辅助发明。USPTO重申,根据长期确立的判例法,只有自然人——即人类——才能被列为发明人。AI系统(包括生成式AI或其他计算模型)被明确视为与实验室设备、软件或研究数据库类似的工具。
根据新框架,无论涉及单一发明人还是多名共同发明人,都必须至少有一名自然人满足美国专利法所定义的“构思”(conception)这一传统标准。所谓“构思”,仍被界定为“发明人在脑海中形成关于完整且可实施之发明的明确而持久的想法,并将该想法付诸实践”。在涉及AI辅助的单一发明人案件中,关键问题在于:是否由该人类发明人的心理构思(而不仅仅是指导或监督)产生了权利要求所涵盖的发明。
新指引还摒弃了此前行政部门在仅涉及一名人类发明人时对Pannu v. Iolab Corp.案所确立的“显著贡献”三要素测试的依赖。根据2025年的新指引,Pannu测试仅适用于涉及多名自然人共同发明的情形——因为非人类的AI不能成为“共同发明人”。
USPTO的指引还回溯引用了Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.这一关于“构思”的标志性判例,以作为在面对依据《美国法典》第35编第101条和第115条提出的发明人资格争议时的分析基础。指引指出,此类分析仍将“高度依赖具体事实”,并围绕发明人是否能够“以特定方式描述其发明”展开。
尽管如此,在两名或更多人类合作完成AI辅助发明的情况下,传统的共同发明人分析仍然适用。在此类情形下,审查员和申请人仍需考量每位列名发明人是否对“构思”或“付诸实践”作出了“显著贡献”,该贡献是否“相对于整个发明而言并非微不足道”,以及该贡献是否超越了仅仅解释本领域公知常识的范畴。
局长John Squires指示审查员和法官应聚焦于经典的“构思”原则,并指出新颖性将取决于申请人和诉讼律师如何具体阐述所称发明人在形成权利要求中发明性内容方面的参与程度。例如,如果对AI模型如何得出权利要求所述技术特征的详尽描述能够体现“构思”,那么发明人及其雇主就有动力去说明其自动化计算系统是如何最终得出该解决方案的。因此,“构思”的认定将取决于发明人及其雇主是否在当时就充分理解其AI模型的工作机制,这要求企业必须密切监督AI模型如何调整自身系统,以及在给定输入信息的情况下如何生成特定输出。理想情况下,John Squires局长此次撤销旧指引的做法,将防止申请人和诉讼方通过事后重构发明过程的“修正主义历史”在USPTO或地区法院进行策略性操作。
一些评论人士指出,新指引可能在AI辅助发明领域引入不确定性。根据旧指引对Pannu三要素的依赖,人们或许可以认为:只要有一名人类对发明作出了足够贡献(假设整个发明过程完全由人类完成时足以被列为共同发明人),那么此人即可被列为发明人。而在新指引下,由于重申只有人类可作为发明人,判断标准回归到纯粹的“构思”本身。AI辅助发明领域发明人资格标准的持续演变,也可能导致未来围绕发明人身份的诉讼比以往更加频繁。
从实务角度看,2025年指引强调:AI辅助发明并非一概不可授予专利——只要由人类发明人真正完成构思,它们依然具备可专利性。对专利从业者和申请人而言,这意味着在AI辅助场景下,审慎进行发明人资格分析至关重要,尤其要确保所列名的发明人符合传统的“构思”标准。此外,在诉讼或授权后复审程序中,正确的发明人署名变得更加关键。因此,将AI纳入研发流程的企业应更加重视记录人类在“构思”环节的具体贡献,尤其是在AI在生成设计方案、编写代码、识别分子候选物或提出工程解决方案等方面发挥重要作用的情形下。依赖AI工具的机构应修订内部发明披露流程,要求研究人员详细说明:(i)AI的使用方式;(ii)所使用的提示词(prompts)、模型或训练数据;以及(iii)人类发明人如何对AI生成的内容进行塑造或提炼,最终形成完整的发明构思。
(来源:JD Supra)
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