一、案情介绍
2006年7月,王致和公司出于拓展德国市场的需要,准备在德国注册“王致和”商标时,被意外告知,“王致和”腐乳、调味品、销售服务3类商标已经被德国OKAI Import Export GmbH(以下简称“欧凯公司”)于2005年11月21日申请注册,并在2006年3月24日起开始公示。按照德国商标法的规定,商标初审公告期为3个月,如果在3个月内商标局未收到第三人提出异议,则予以核准注册。据此规定,此时“王致和”商标已经落入欧凯公司手中。欧凯公司总部在柏林,是德籍华人开设的主营中国商品的超市,在德国销售包括王致和产品在内的多种中国知名商品。2006年8月,王致和公司的代理律师向欧凯公司发出律师函,并积极与对方进行协商,但对方没有任何回复。在与对方协商未果后,王致和公司根据德国反不正当竞争法和商标法等相关法律,向德国慕尼黑地方法院提起诉讼,要求欧凯公司无偿归还商标,依其使用“王致和”商标获利情况对王致和公司进行赔偿,并要求对该公司的恶意抢注行为进行处罚。德国时间2007年1月26日,德国慕尼黑地方法院正式受理“王致和商标抢注案”。
诉讼期间,王致和公司发现欧凯公司这家“抢注专业户”不仅抢注了“王致和”商标,而且还抢注了“白家”、“洽洽”、“老干妈”等近十种中国知名商标。王致和公司第一时间与上述企业取得联系,告知其商标被抢注的事实。被抢注企业纷纷表示,要对这种恶意抢注行为斗争到底并尽最大努力帮助王致和公司夺回商标,而后各自对欧凯公司提起起诉。在很短的时间内,王致和、狗不理、少林寺、桂发祥4家企业出具了经其法定代表人签名的声明,表明欧凯公司未经其许可擅自在德国抢注其商标,从而构成恶意抢注和不正当竞争行为。这份声明成为法庭上王致和公司向法官证明欧凯公司“恶意抢注”的佐证。
法庭上,欧凯公司提出王致和公司的标识是通用的“中国古代士兵头像”,不能作为商标使用。对此,王致和公司提出,自己的图文结合商标标识是王致和公司请中央工艺美术学院的黄伟教授设计的,王致和通过合同的方式获得了此标识在中国的著作权,也就是版权。中国和德国都是《伯尔尼公约》的成员国,因此王致和公司在德国也享有对该标识的版权。由于欧凯公司抢注商标的标识与王致和享有版权的标识一模一样,因此欧凯公司的行为侵犯了王致和公司在先的著作权,这也是王致和要求法庭撤销欧凯公司抢注商标的重要理由。
二、裁判结果
2007年11月14日,慕尼黑地方法院一审宣判:禁止欧凯公司在德国擅自使用“王致和”商标,依法撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标。
2008年2月25日,欧凯公司不服慕尼黑法院的判决,进行上诉,法院提出调解,但双方均未让步。2009年4月23日,慕尼黑高等法院作出终审判决:裁决“王致和”商标侵权案中方胜诉,德国欧凯公司停止使用“王致和”商标,并撤回其在德国专利商标局注册的“王致和”商标。
三、典型意义
(一)未雨绸缪,防患于未然
首先要做的是,尽快在海外进行商标和标识的申请和注册工作,做到未雨绸缪,防患于未然,增强商标保护意识。
(二)建立商标侵权监测预警机制
2006年7月,王致和公司被德国专利商标局告知“王致和”商标被欧凯公司注册时,其实欧凯公司获得德国专利商标局核准尚不超过1个月的时间。欧凯公司在2006年1月提出注册申请后,德国专利商标局对其申请自2006年3月24日起开始公示,按照德国商标法的规定,商标初审公告期为3个月,这3个月为异议期,如果有第三人在此期间向商标局提出此项注册申请侵犯其权利的异议,那么欧凯公司很有可能不能获得注册。因此,如果王致和公司再提前1个月发现被抢注的事实,然后向德国专利商标局提出证据确凿的异议,德国专利商标局可能将会驳回欧凯公司的注册,从而避免日后旷日持久的诉讼大战。因此,建立商标与品牌的侵权监测预警机制对于我国企业防范海外侵权风险,扫清潜在的市场障碍具有不可替代的作用。
(三)熟悉外国法律与国际条约,采用正确的诉讼策略
王致和公司之所以能够打赢这场跨国诉讼,排除其他因素,很大程度上是因为采取了正确的诉讼策略和技巧。王致和公司主要在3个方面向欧凯公司提出诉讼,即恶意抢注、侵犯商标图案的著作权和不正当竞争。我国企业在走出去之前,必须认真研习国际知识产权条约与规则以及目标国家与地区的相关法律法规。