一、案情介绍

2012年，美国一家小型玩具公司Diece Lisa Industries（以下简称DLI）就草莓熊问题起诉迪士尼，声称《玩具总动员3》中的草莓熊（Lots-O'-Huggin Bear，简称Lotso）侵犯了其名下拥有的可穿戴毛绒“Lots of Hugs”玩具熊的商标权。

DLI表示迪士尼在创造《玩具总动员3》草莓熊角色并为其命名时使用了该公司的商标和广告语，且迪士尼没有得到允许就这样做。DLI还指出，迪士尼是明知“Lots of Hugs”商标属于他们的情况下故意侵犯其商标，属于明知故犯。原因是，DLI曾把商标授权给了迪士尼旗下一家公司，由吉姆·汉森（Jim Henson）制作并在迪士尼频道于1997年至2006年期间播出的《大熊贝尔蓝色的家》（Bear in the Big Blue House）使用。因此，原告方认为迪士尼在创造草莓熊角色时已经知道知识产权归DLI所有，这样做必然是有意而为。另外，据DLI表述，在《玩具总动员3》取得了巨大成功后，其他公司拒绝与其达成关于“Lots of Hugs”商标使用的协议，怕自己的产品被消费者误认为是草莓熊。

基于以上原由，DLI以不正当竞争和侵犯商标权的名义将迪士尼告上法庭，并要求对上述侵权进行赔偿并对草莓熊未来的使用权作出判决。但2021年，美国法官特里·哈特(Terry Hatter)以第一修正案的保护为由，裁定迪士尼胜诉；后总部位于旧金山的美国第九巡回上诉法院也维持了哈特的判决。2022年10月，DLI上诉至美国最高法院，认为迪士尼在草莓熊事件上的做法不能通过商标法中的罗杰斯测试（Rogers test）。

二、裁判结果

2023年6月20日，美国最高法院裁定推翻了巡回法院对草莓熊案件的判决，要求发回重审。

理由是，2023年6月初出现了一个新判例。“一家名为VIP Products的公司推出了一款宠物玩具，玩具名字充满了恶搞意味：Silly Squeakers® Mr. Poops™! 包含了傻冒（Silly）、粪便（Poops）等词汇。但其产品外形和号称“美国最古老的注册酒厂”Jack Daniel的一款产品高度类似。尽管玩具附上了一个“它与Jack Daniel酒厂无关”的标签，但也阻止不了酒厂起诉宠物玩具公司，要求对方将玩具召回。因为酒厂认为：VIP Products违反了美国联邦商标法，该法通常围绕消费者将所谓的侵权行为与商标真正所有者生产的产品混淆的可能性展开。而涉案玩具在外形上与酒厂的产品极其相似，但名字涉及粪便字眼，让消费者很容易误以为该产品属于酒厂生产，有损害酒厂声誉。而美国法院也支持了酒厂的请求。”根据这项裁决，美国最高法院认为，草莓熊一案中的焦点集中在商标名称的高度相似并引起了混淆，进而影响了商标持有人的利益，因此，并不受第一修正案的保护，属于商标法的管辖范围。

三、典型意义

一是美国是一个判例法国家，虽然在适当情况下法院可以推翻先前判例，但在绝大多数情况下法院会受到过去判决的约束。本案就是基于一个新的判例，在上诉中出现扭转的典型案件。美国诉讼中，当事人及律师要注重搜集相似案件的判例，在庭审中加以运用。

二是美国商标法中的罗杰斯测试（Rogers test）。该案判决经历巨大反转，其中一个关键点是“罗杰斯测试”，该测试允许艺术家在商标的使用与他们的作品具有艺术相关性、且不会明确误导消费者的情况下，可以未经商标持有人许可而合法使用商标。如果情况符合该测试，则受到商标法中言论自由的保护。但要注意，通过这个测试，有两个关键点：艺术相关性（即非商业领域）和不会形成明确误导。而草莓熊一案明显不符合该测试，草莓熊形象虽然属于电影艺术形象，但迪士尼目的是为了赚钱，迪士尼给这个形象所起的名字和一个用于商业授权的商标高度雷同，其行为已经引起了一系列的混淆误解，导致了原商标不得不改名的后果。因此，DLI在上诉中表示，巡回法院的裁决“从根本上扩大了适用范围”，超出了美国商标法中言论自由条例保护艺术作品“文化意义”的初衷。本案，便是原告通过运用“罗杰斯测试”这一规定，取得了阶段性胜利。